Le dépôt de marque… Tout le monde en parle comme d’une simple formalité - comme si on déposait une marque comme on achetait une baguette de pain ou si on souscrivait à un abonnement à une salle de gym…
Mais si c’était seulement cela, pensez-vous vraiment que la valeur de la marque Apple serait aujourd’hui estimée à 98,3 milliards de dollars?
Ou encore que la valeur de la société Coca-Cola Company repose essentiellement sur la marque avant même la recette?
Évidemment… non.
Avoir une marque, cela signifie effectivement d’avoir procédé à la formalité de dépôt de sa marque auprès de l’Office national compétent (INPI pour la France par exemple) et de s’être acquitté de la redevance requise… Mais pas que!
En effet, si le droit de marque court en France à compter de son enregistrement, encore faut-il que votre marque remplisse son objectif premier: vous octroyer un monopole sur votre signe pour empêcher vos concurrents de s’en rapprocher et ainsi vous distinguer des autres acteurs du marché pour accroitre vos parts de marché.
Donc, quand vous déposez une marque, il ne faut pas seulement prendre en compte dans votre budget prévisionnel le montant des redevances perçues par l'Office pour la réception et le traitement de votre dépôt.
C’est le piège dans lequel tombe bon nombre d’entrepreneurs non avertis et qui se retrouvent ainsi bien souvent dans l’un des cas de figure inconfortables suivants:
avec un dépôt effectué seul, à moindre coût. Ce qui conduit bien souvent à une protection inappropriée et inutile autant dire une coquille vide ne leur permettant pas de s’assurer un monopole et, dans le pire des cas (malheureusement courant), avec un litige à gérer pouvant aboutir (outre les peines d’emprisonnement ou amendes par exemple puisque la contrefaçon est un délit pénal) à une obligation de changer de nom (et donc de tout reprendre à zéro...). CONSÉQUENCES: Un budget alloué qui paraissait « maîtrisé » au départ mais qui s’avère bien plus important que prévu; une promesse qui n’est clairement pas atteinte.
ou alors, pour ceux qui, malgré l’absence de prévision, décident finalement de faire les choses bien sur les recommandations de leur Conseil, un dépôt bien pensé et bien cadré mais dont l’enveloppe budgétaire ne correspond pas à ses attentes initiales. CONSÉQUENCES: Un sentiment de frustration; un budget complémentaire non prévu (mais pour autant moins "hémorragique" comparé à la première situation).
Alors, pour éviter ce type de situations, bien trop souvent rencontrées, j’ai choisi d’écrire cet article pour vous expliquer quelles sont les différentes étapes essentielles à prendre en considération avant (et après) tout dépôt pour réellement avoir une marque afin que vous puissiez anticiper le budget à allouer pour ce poste.
En réalité, réduire une marque à la simple formalité de dépôt, serait comme réduire la parentalité à la simple formalité de déclaration de naissance… Les parents savent de quoi je parle: il y a bien des étapes avant, et surtout après, qui font que nous sommes parents ou non.
Pour les marques, c’est la même chose: il y a un avant et un après qui font de vous, ou non, un titulaire de marque.
Mais, avant de développer tout cela, je pense qu’il est utile d’aborder la question qui vous brûle sûrement les lèvres:
POURQUOI LA MARQUE?
Parce que:
la marque est un passeport pour exploiter votre nom ou le nom de votre produit/service. En effet, s’abstenir de déposer sa marque c’est s’exposer au risque qu’un tiers ne vous empêche un jour d’exploiter ce nom; un simple usage ne conférant en France aucun droit.
la marque est votre vecteur de communication principal. C’est en effet grâce à elle que vos clients ou vos cibles vont vous distinguer des autres acteurs de votre marché.
la marque vous assure un monopole renforcé à l’infini. Renforcé car c’est un droit extrêmement fort vous permettant d’empêcher toute forme d’usage gênant dans la vie des affaires notamment par le jeu d'actions extrajudiciaires très efficaces et moins coûteuses qu’une action en concurrence déloyale par exemple (qui ne s’exerce que devant un tribunal). Et infini, car la marque est valable 10 ans après son dépôt et elle est indéfiniment renouvelable.
la marque est un actif qui s’inscrit au bilan de votre société et qui ne se déprécie pas avec le temps (mais au contraire prend de la valeur avec un bon entretien).
la marque est susceptible d’être évaluée financièrement contrairement à un simple usage.
la marque peut-être génératrice de revenus pour l’entreprise (cession, licences, etc.).
Les bases étant posées, intéressons nous maintenant aux différentes étapes essentielles à effectuer avant et après la formalité de dépôt auprès de l'Office compétent.
"L’AVANT DÉPÔT"
En amont de l’accomplissement de la formalité de dépôt elle-même, il y a un certain nombre de points essentiels à vérifier.
Tout d’abord, le dépôt de marque est un acte juridique stratégique. S'abstenir d'effectuer des vérifications et effectuer des choix dont vous ne maîtrisez pas les conséquences juridiques peut être générateur de lourdes conséquences pour l'entreprise.
Par exemple, il faut savoir que la condamnation en contrefaçon n’implique pas de condition de mauvaise foi. Cela veut dire que, si au moment du dépôt puis de l’exploitation de votre marque, vous portez atteinte à une marque antérieure identique ou similaire, même sans le savoir, vous pouvez être condamné au titre de l’action en contrefaçon (qui je le rappelle est un délit pénal).
Les étapes essentielles à effectuer en amont sont donc:
S’assurer de la validité de votre projet de marque.
Si votre marque ne satisfait pas aux exigences de validité énoncées par la loi elle sera dans le meilleur des cas refusée par l'Office national dès le dépôt. En effet, son annulation peut-être demandée par tout tiers intéressé; et ce même si vous avez d’ores et déjà obtenu le certificat d’enregistrement délivré par l’INPI.
Il est donc essentiel de s'assurer de sa validité avant le dépôt. Pour pouvoir constituer une marque, un signe doit par exemple:
- ne pas être de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services désignés.
Ex de marques trompeuses: Sirop d'Évian pour des sirops ne contenant pas d'Eau d'Évian ; Servi frais pour des produits surgelés ; Comme à la Maison pour des produits industriels; Caviar Pétrossian pour des produits autres que du caviar.
- ne pas être contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Ex de marques dans ce cas: Cannabia pour des produits alimentaires; Chanvrette pour une boisson à base de Chanvre.
- ne pas être exclu de la protection parce qu'il constitue par exemple un signe étatique officiel ou d'une organisation internationale.
Ex: Interpol; dessin du drapeau monégasque.
S'assurer de la distinctivité du signe choisi
Une marque doit être distinctive c'est-à-dire qu'elle doit être suffisamment arbitraire au regard des produits et services en cause. Elle ne doit donc bien sûr pas décrire le produit ou service ni en décrire une qualité mais ne peut également pas constituer un signe nécessaire, générique ou usuel dans le secteur concerné.
Ex de marques non distinctives: Alcool pour des parfums; Grand pour du chocolat; Freshhh pour des produits frais ; Espace pour une voiture spacieuse; Lift Contour pour des produits cosmétiques.
Toutefois, le critère de distinctivité s'apprécie au regard des produits ou services en cause. Un terme du langage courant étant arbitraire par rapport à l'activité de l'entreprise peut tout à fait être adopté comme marque.
Ex: Société pour du fromage; Casino pour des supermarchés; Bonne maman pour de la confiture; Apple pour des ordinateurs.
Une marque évocatrice peut cependant être adoptée valablement mais sa force de protection sera moindre comparée à une marque au fort pouvoir distinctif.
Ex de marque évocatrices valables: Peau d'Ange pour des produits cosmétiques; C'Prop' pour des services de nettoyage; Silhouette pour des produits diététiques.
S'assurer de la disponibilité de la marque
En effet, pour pouvoir constituer une marque, votre signe doit non seulement être distinctif et licite, mais il doit aussi être disponible. Donc ne pas porter atteinte à un droit antérieur.
Les droits qui peuvent antérioriser une marque sont nombreux : marques; droits d'auteur; dénominations sociales; noms commerciaux et enseignes; noms de domaines; indications d'origine; dessin ou modèle; droit de la personnalité... Une recherche à l'identique parmi ces différents droits est donc de mise.
Mais, concernant les marques antérieures, il convient de compléter cette première vérification importante par une analyse plus poussée en analysant également les marques similaires antérieures. En effet, dans la mesure où une marque est protégée contre les imitations, si votre signe est proche d'une marque existante, l'utilisation et le dépôt de votre marque constitue un risque important.
Les marques à prendre en considération sont donc les marques ressemblantes d'un point de vue visuel, phonétique et/ou intellectuel à votre projet.
Ex: La Poste c/ Posteasy ; Thermex c/ Thermor ; Barfly c/ International Bar Flies ; Seelio c/ Celio; Le Réverbère c/ Le Lampadaire ; Pages Jaunes c/ Pages Soleil.
Il est donc essentiel d'effectuer une recherche d'antériorité de similitude parmi les marques et de la faire analyser par un expert en la matière qui saura interpréter les résultats et vous proposer éventuellement des démarches de libération.
Effectuer les différentes mesures de libération ayant pour objectif de libérer ou de sécuriser votre projet ne pas s’abstenir de les effectuer (rachat d’une marque antérieure, neutralisation d’un droit antérieur, sollicitation d’accords de coexistence, etc.);
Une fois les risques potentiels identifiés grâce aux vérifications et aux recherches effectuées en amont, il est probable que certaines mesures de libération doivent être effectuées afin de sécuriser votre marque et son exploitation.
Ces mesures sont plus ou moins contraignantes selon les cas puisqu'elles peuvent aller de la simple modification de votre projet de dépôt de départ (ex. modification du libellé des produits ou services à viser; modifications légère du signe) à l'accomplissement d'un acte positif plus important (ex. rachat d'une marque; neutralisation d’un droit antérieur, sollicitation d’accords de coexistence, etc.). Ces derniers actes engendrent également un budget supplémentaire non prévu au préalable mais il est primordial de les effectuer.
Vous fixer sur votre projet et vos ambitions et faire réaliser une étude approfondie par votre conseil afin d’adopter une stratégie de dépôt adéquate et sécurisée
Enfin, et outre les éventuels arbitrages qui devront découler des étapes préalables, une certaine réflexion doit être menée en amont afin d’être certain d’avoir une marque qui servira vos ambitions.
Certaines questions méritent d’être posées en amont afin d’établir avec votre conseil une véritable stratégie de dépôt à la lumière de la loi et de la jurisprudence pour anticiper les différentes conséquences que peuvent impliquer vos choix au départ.
Par exemple, une marque qui serait déposée seulement sous sa forme figurative (avec logo), que se passe t-il au moment du changement de logo?
Quelles sont les conséquences d’opter pour un libellé de produits/services ciblés? Ou trop large?
Devez-vous déposer à votre nom propre ou au nom de votre société?
Si le titulaire est établi dans plusieurs pays, quelle société va être titulaire des marques?
Quels sont vos territoires d’intérêts à court et moyen terme? Dois-je y penser avant de procéder à mon premier dépôt qui sera sûrement à la base de mes dépôts dans d’autres pays?
Une fois seulement ces actions accomplies, vous pouvez sereinement déposer votre marque auprès de l’INPI et ce sera ici en effet, une simple formalité...
2. "L’APRÈS DÉPÔT"
Une fois votre dépôt effectué, vous ne détenez pas pour autant en vos mains le Saint-Graal qui fait de vous le détenteur d'un monopole absolu.
En effet, si la marque produit alors ses effets, encore faut-il l’entretenir et la maintenir en vigueur pour ne pas perdre vos droits sur la marque et pour mettre en place et défendre votre monopole.
Sans rentrer dans le détail infini de tout ce qu’il peut se passer dans la vie de votre marque, voici les mesures essentielles à prendre pour éviter toute perte de droit:
penser à renouveler votre marque tous les 10 ans afin de la maintenir en vigueur. Bien que pouvant bénéficier d’un délai de grâce de 6 mois sous certaines conditions, si vous ratez le coche, votre marque tombe dans le domaine public et vous serez alors contraint de la redéployer avec le risque que cela implique et en perdant bien sûr l’ancienneté de vos droits;
mettre en place une surveillance efficace parmi les marques (et idéalem
ent des surveillances complémentaires parmi les noms de domaine et noms de sociétés) afin de détecter les dépôts gênants et se laisser la possibilité de réagir au plus vite ou de les garder à l’oeil;
établir une véritable stratégie de défense de sa marque afin de réagir efficacement et de manière réfléchie;
réagir immédiatement contre les faits les plus gênants afin d’avoir une meilleure force de négociation mais surtout de pouvoir bénéficier des actions extrajudiciaires moins longues et moins coûteuses qu’une action en justice;
exploiter sa marque car ceci est une obligation légale sous peine d’être susceptible de déchéance pour non usage. L’obligation d’usage court à compter d’une période de 5 ans suivant la publication de votre marque;
faire un usage de sa marque à titre de marque (et non comme dénomination sociale, nom de domaine ou autre) c’est-à-dire pour désigner les produits et/ou services effectivement visés dans votre dépôt (et non des produits ou services similaires);
organiser la sauvegarde de vos preuves d’usage (factures, brochures, catalogues, publicités, etc.) portant une date certaine, votre marque telle que déposée, les produits et services concernés, une référence sur le titulaire. En cas de conflit, elles seront essentielles pour prouver votre usage et éviter ainsi de perdre votre monopole;
adopter une exploitation appropriée sous peine de dévaloriser la marque voire aboutir à la perte totale du droit. En effet, à défaut, vous encourez un risque de déchéance pour dégénérescence (si la marque est devenue la désignation usuelle ou trompeuse par rapports aux produits en cause) ; sinon votre marque finira comme feu Bikini, Pédalo, Fermeture Éclair.
Il s’agit bien sûr des mesures principales à adopter qui doivent être mises en action de manière réfléchie et adaptée à votre cas.
Pour cela, il est fortement conseillé de travailler avec un Conseil en Propriété Industrielle qui, fort de son expertise et de sa connaissance des différentes législations françaises et étrangères en la matière, pourra vous accompagner dans la mise en place de moyens adaptés et personnalisés à votre cas.
Alors, vous allez me dire, mais combien coûte tout cela….
Et bien, pour conclure, vous pouvez constater qu’une marque se construit et s’entretient mais elle ne se résume certainement pas à la seule formalité de dépôt. En conséquence, le prix d’une marque ne se résume pas non plus aux simples redevances de dépôt. Il faut ajouter à cela le budget correspondant aux démarches que vous devez mettre en place antérieurement et ultérieurement à la démarche dépôt en tant que telle.
Il est difficile d’indiquer un prix fixe pour une marque puisque le prix va dépendre de plusieurs facteurs:
votre projet et vos ambitions,
les moyens mis en place,
le type d’actions positives enclenchées.
Vous comprendrez par exemple que le prix d’une marque française désignant un produit et pour laquelle aucune autre marque gênante, antérieure ou postérieure, existe n'est pas comparable au prix d'une marque ayant vocation à couvrir plusieurs territoires pour désigner une gamme complète de produits et services et pour laquelle des démarches de libération puis de défense active sont à prévoir.
Il y a donc presque autant de prix qu'il y a de projets de marques. Seul un Conseil en Propriété Industrielle pourra vous indiquer précisément quelle est, selon votre projet, l’enveloppe budgétaire à prévoir pour votre marque. Il vous donnera également des astuces pour optimiser ce budget au mieux.
Mais ceci étant, tout cela restera toujours bien moins cher:
qu’un contentieux avec le titulaire d’une marque antérieure;
qu’1/4 de page de publicité dans un magazine connu;
que d’avoir à changer de nom et à changer tous ses supports de communication et de travail;
qu’une campagne de communication;
que la création d’un site web,
que la création de vos supports de communication (logo, cartes de visites, papier en-tête, etc.).
Alors que pourtant:
votre marque est votre vecteur de communication et votre outil économique principal;
un dépôt et une exploitation mal pensée comportent des risques importants;
votre marque est valable 10 ans et renouvelable à volonté.
Elle vaut donc bien quelques petits efforts… Vous ne pensez-pas?
Pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter directement pour que nous puissions regarder ensemble votre projet.