Une fois la rentrée bien commencée, les bonnes habitudes et le rythme repris, l'automne est ensuite le temps d'une petite levée de pied avant l'effervescence de la fin d'année.
Alors, pour garder le cap et vous permettre de clôturer l'année en beauté avec les idées claires pour l'année d'après, c'est le moment idéal pour faire un audit précis de votre portefeuille de marques.
Les bonnes raisons: connaître les nouveaux atouts et nouvelles faiblesses de vos droits, optimiser vos droits et leur gestion, valoriser votre portefeuille, effectuer des économies, et j'en passe... Car un portefeuille de marques (même s'il est constitué d'une seule marque d'ailleurs) ça s'entretient. D'autant, et on ne le répètera jamais assez, qu'il s'agit d'un actif très important de votre entreprise qui, s'il est bien entretenu, ne se déprécie pas avec le temps mais prend de la valeur...
1. Comment faire?
La première étape consiste à se procurer un portefeuille de vos marques à jour contenant l'ensemble des informations de la marque (signe, classes, libellé, territoire, titulaire, date de dépôt, date d'échéance, etc.)..
Ensuite, il convient de trier vos marques par date d'échéance afin de détecter les marques arrivant à échéance au cours de l'année suivante. Ce travail vous permettra d'anticiper les renouvellements à effectuer pour ne pas rater le coche des renouvellements et ainsi maintenir vos droits en vigueur. C'est aussi l'occasion de faire le tri par le vide en ne renouvelant pas les marques pour lesquelles vous n'avez plus et ne comptez plus avoir un usage.
Une fois les renouvellements à faire identifiés, il convient de se faire budgeter les dits-renouvellements afin que ces opérations soient incluses dans votre budget de l'année suivante.
Enfin, vous devez contrôler la cohérence de votre portefeuille et analyser les éventuels points à améliorer. En effet, avoir un portefeuille non à jour peut être lourd de conséquences pour l'entreprise car certains évènements peuvent affecter la vie de vos marques comme par exemple:
- si votre marque est tombée sous le coup de l'obligation d'usage, elle est alors potentiellement vulnérable si vous ne l'utilisez pas ou si encore elle n'est pas utilisée conformément à ce qu'il est déclaré dans le dépôt (signe, titulaire, activités, etc.),
- si des marques postérieures ont été déposées et/ou exploitées, vous vous exposez à une éventuelle dilution de votre marque et donc une altération du caractère distinctif de vos marques ce qui peut emporter une défense plus compliquée de vos droits voire une perte potentielle, - si vous avez développé de nouveaux produits sans requérir une protection plus élargie de votre marque, vous n'avez a priori aucun monopole d'exploitation sur votre marque pour vos nouveautés malgré l'existence de dépôts de marque pour des activités/produits du même secteur, - si vous avez changé de logo, il convient de se poser la question si les modifications sont minimes ou si elles altèrent le caractère distinctif de votre signe afin de rectifier le tir via une nouvelle protection pour ne pas risquer la déchéance de vos droits;
- etc.
Donc, afin de vérifier les forces et les risques de votre portefeuilles, voici une liste (non exhaustive) des points à surveiller:
- Vérifier que toutes vos marques apparaissent bien au portefeuille afin de compléter votre protection;
- Faites le point sur le contenu de la protection en terme de signe afin d'adapter votre usage ou votre protection en fonction des risques évalués par votre Conseil en Propriété Industrielle;
- Analyser la protection à travers le spectre des activités et des produits couverts pour pointer les trous de protection et notamment l'adaptabilité de vos droits à vos nouveaux produits/services;
- Déceler la vulnérabilité de certaines marques en vous penchant sur les dates d'obligation d'usage de chaque marque ou sur les éventuels changements de législation ou de jurisprudence pouvant affecter la protection; - Contrôler que l'usage que vous faites de vos marques est en adéquation avec votre portefeuille actuel afin de ne pas risquer la déchéance de vos droits ou encore de vous trouver dans une situation de dégénérescence en faisant de votre marque une désignation usuelle dans votre domaine d'activité;
- Balayer la protection sur vos territoires d'intérêt afin d'identifier et de pallier aux éventuels trous de protection;
- Pointer les noms et adresse du titulaire afin de s'assurer que vous êtes bien inscrit comme titulaire, au surplus s'il ya eu des cessions, changements de noms, changements d'adresse, etc.;
- Assurez-vous que vos licences sont bien inscrites sur chaque marque car à défaut elles ne seront pas opposables aux tiers et cela aura donc des incidences en terme d'obligation d'usage, d'action en contrefaçon, d'opposition, etc.
Ce point est également l'occasion de vous pencher sur les moyens de veilles mis en place (surveillances parmi les marques, douanes, surveillance parmi les noms de domaine, etc) afin de s'assurer que votre monopole est encadré et sous haute surveillance. Sinon, à quoi sert un monopole?
S'agissant d'une liste non exhaustive, il est conseillé de vous rapprocher de votre Conseil en Propriété Industrielle pour qu'il vous accompagne dans cette opération stratégique et périlleuse.
3. Prenez les bonnes décisions
- Procéder à des nouveaux dépôts (ou des renouvellements associés à des nouveaux dépôts) pour combler les failles de votre protection au vu des activités exploitées sous la marque correspondante,
- Renouveler les marques encore utilisées,
- Étendre vos marques dans l'ensemble des pays où vous avez une exploitation,
- Analyser l'opportunité de faire de nouveaux dépôts pour prendre acte de l'évolution de votre logo,
- Effectuer toutes les inscriptions et rectifications nécessaires pour que vos marques correspondent à la réalité (titulaire, adresse, licence, cessions, etc.),
- Déposer dès à présent vos nouvelles marques de produits ou de services,
- Contrôler l'usage que vous faites de votre marque ainsi que celui effectué par vos collaborateurs, salariés ou même les tiers,
- Réagissez face à vos marques vulnérables tombant sous le coup de l'obligation d'usage soit en veillant scrupuleusement à effectuer un usage adéquat en conservant des preuves de son usage effectif et sérieux (attention: les preuves d'usage doivent contenir des mentions obligatoires pour être valables) soit en reprenant leur usage (ex. lors de la sortie dans un nouveau produit, une alternative à un nouveau travail de naming et de protection d'un nouveau nom pourrait être de piocher dans votre portefeuille parmi vos marques non exploitées afin de leur donner une seconde vie, faire des économies et les maintenir en vie en conservant leur antériorité). L'autre solution peut être ne pas renouveler ces marques devenues désuètes pour votre entreprise,
- faites le point sur vos veilles et vos surveillances afin de rester dans cette droite ligne de l'optimisation et la valorisation de vos titres et pour défendre votre monopole au fur et à mesure pour éviter les mauvaises surprises lors de vos points annuels (si tant est qu'ils soient annuels, exhaustif et bien fait).
Évidemment, il y a autant de décisions possibles que de cas de figure donc si vous êtes dans le flou, le mieux est de vous faire accompagner dans vos choix (même si vous en restez le seul maître!). Nous savons d'expérience qu'il y a des bons et mauvais choix et que les mauvais choix sont ceux qui sont fondés sur des considérations erronées ou non éclairées..
Ce qu'il faut retenir:
L'audit de portefeuille est une tâche délicate et minutieuse qui nécessite de connaître l'exploitation des marques en cause, ses marchés mais aussi et surtout la législation et la jurisprudence actuelle du droit des marques.
Tout choix qui serait effectué en dehors des considérations législatives, règlementaires ou jurisprudentielles est forcément un mauvais choix (à moins d'un coup de chance mais autant jouer au loto!).